Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin güncel kararına göre (E. 2019/2980 K. 2020/991 T. 5.2.2020) bir markanın tanınmış marka olarak tescil edilmiş olması, 6769 sayılı Kanunun sağladığı korumadan yararlanması için yeterli değil.
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi yakın tarihte vermiş olduğu kararında TÜRKPATENT in kanunen tanınmış marka sicil oluşturma yetkisine sahip olmadığına, tanınmışlık özelliği sabit bir olgu olmadığından, her bir somut olayda o markanın tanınmış olup olmadığı ve tanınmışlığını sürdürüp sürdürmediğinin münferiden ispatlanması gerektiğine hükmetti(YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2980 K. 2020/991 T. 5.2.2020). Yüksek mahkemenin bu kararı tanınmış markayla ilgili yeni bir tartışmaya yol açtı.
Esasen 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 370/1-ç.maddesi ile markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerinin yapılması Markalar Dairesi Başkanlığının görev alanında olduğu öngörülmüş. Dolayısıyla işaretin belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaştığını düşünen marka sahibi Markalar Dairesi Başkanlığına tanınmış marka tescili için başvuruda bulunacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu Markaların Tanınmışlık Düzeylerı̇ İle İlgı̇lı̇ Esaslar ve Uygulaması ile tanınmış markanın tescilinde esas alınacak kriterleri belirlemiştir. Markalar Dairesi Başkanlığı, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirerek tescil kararı verebilecektir;
- Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi)
- Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)
- Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?
- Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)
- Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)
- Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında , verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)
- Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?
- Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.
- Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),
- Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?
- Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?
- Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir?
- Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?
- Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece “gazozlar” için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.)
- Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır?
- Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?
- Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi?
- Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.
Yargıtay UNİ markasıyla ilgili kararında bir markanın tanınmışlığının tespitinde ele alınması gereken ölçütleri şu şekilde sıralamıştır(YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/14028 K. 2007/5223 T. 3.4.2007);
- Toplumun ilgili kesiminde markanın tanınma derecesi,
- Markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yoğunluğu,
- Marka promosyonlarının hedef aldığı alan, promosyon süresi ve yoğunluğu,
- Markanın tesciller veya tescil başvuruları ile korunduğu coğrafi alanın büyüklüğü,
- Markanın resmi makamlarca tanınmışlığına delalet eden karar ve uygulamaları,
- Markanın ekonomik değeri
Esasen TÜRKPATENT in uygulamasının tanınmışlık kriterleri açısından Yüksek Mahkeme İçtihadı ile uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kriterleri sağlayarak Tanınmış hale gelen markalar açısından 6/5.maddesi ile diğer markalara nazaran daha geniş bir koruma sağlanmış, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine reddedilebileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla tanınmış olmayan bir markanın aynısının yada benzerinin farklı mal veya hizmetlerde tescil edilmesine imkan tanınmışken tanınmış markaların aynısı yada benzerinin farklı mal veya hizmet grupları açısından tescili engellenebilecektir.
Yargıtay daha önce verdiği kararlarda bir markanın tanınmış olduğunun dava konusu edilebilmesi için öncelikle TÜRKPATENT e başvuru yapılmış olması gerektiğini kabul etmekteydi(YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/49 K. 2004/9168 T. 4.10.2004). Yüksek mahkemeye göre markanın tanınmış olduğunun tespiti davası açılabilmesinin kabul edilmesi, Kanunun Türk Patent ve Marka Kurumu’na tanıdığı inceleme yapma ve karar verme hakkının ortadan kaldırılması sonucunu doğuracaktır. Ancak yazımızın başlangıcında verdiğimiz kararla Yüksek Mahkeme bu görüşünü değiştirmiş, TÜRKPATENT in tanınmış marka sicil oluşturma yetkisine sahip olmadığına hükmetmiş, böylece tanınmış markalar açısından yeni bir tartışma başlatmıştır.
Uygulamada TÜRKPATENT Yargıtayın yukarıda ifade ettiğimiz kararından sonra da tanınmış marka tescili için yapılan başvuruları kabul etmekte ve koşullar oluşmuşsa başvuru hakkında kabul kararı vermektedir.
Ancak Yargıtayın yukarıda ifade ettiğimiz kararının, özellikle tanınmış markaya dayalı olarak TÜRKPATENT nezdinde yapılan itiraz süreçleri açısından tanınmış marka sahibi aleyhine sonuçları oluşabilecektir. Zira tanınmış marka sahibi, tanınmışlıkla ilgili karara dayanamadığı takdirde, her itiraz sürecinde markasının tanınmış olduğunu ispatlama yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktır. Markanın tanınmışlığının ne şekilde belirleneceğine ilişkin yukarıda yer verdiğimiz Yüksek Mahkeme kararı ele alındığında bu durum, tanınmış marka sahibine her itirazı ile birlikte birçok belge sunma gibi ağır bir yük getirmektedir.
Yüksek Mahkeme güncel kararını tanınmışlık özelliğinin sabit bir olgu olmadığı, her bir somut olayda markanın tanınmış olup olmadığı ve tanınmışlığını sürdürüp sürdürmediğinin münferiden ispatlanması gerektiği düşüncesine dayandırmıştır. Esasen yüksek mahkemenin bu düşüncesi yeni değildir(YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/2516 K. 2003/6833 T. 24.6.2003-556). Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, güncel olan TÜRKPATENT in tanınmış marka sicili tutma yetkisi olmadığı yönündeki görüştür.
Belirtmek gerekir ki, TÜRKPATENT in tanınmış marka sicili tutması uygulamada büyük kolaylıklar sağlamaktadır, bunların en önemlisi de tanınmış marka sahibinin her itirazını belgelendirmek zorunda kalmamasıdır. Gerçekten her itiraz sürecinde markanın tanınmışlığına ilişkin birçok belgenin sunulması tanınmış marka sahibi açısından büyük yük getirmektedir.
Diğer yandan Yüksek Mahkemenin tanınmışlık özelliğinin sabit bir olgu olmadığı yönündeki görüşü de yerindedir. Kanaatimizce sorunun, tanınmış marka sahibini her itirazında tanınmışlığı ispatlama yükümlülüğü altında bırakmayacak, diğer yandan da markanın tanınmışlığını kaybedip kaybetmediğini tartışmaya açma imkanı sağlayacak şekilde çözümlenmesi gerekir. Bu bakımdan tanınmış marka sahibinin tanınmış marka siciline dayanabilmesi, diğer bir ifadeyle itirazında tanınmış marka siciline kayıtlı markaya dayanmasının yeterli olması gerekir. Aksi düşünce tanınmış marka sahibinin gereksiz bir ispat yükü altına girmesine sebep olacaktır. Yine her davada bu olgunun ayrı ayrı değerlendirilmesi, farklı mahkemelerde farklı kararlar verilme ihtimali nazara alındığında adalet duygusunu da zedeleyebilecektir. Bununla beraber itiraz sürecinin diğer tarafı da markanın tescilden sonra tanınmışlığını yitirdiğini ispatlama imkanına sahip olmalıdır. Dolayısıyla markanın tanınmışlığını yitirdiği iddiasına dayanana bu iddiasını ispatlama imkanı verilmelidir, ancak ispat yükümlülüğü sicilin aksini iddia eden, diğer bir ifadeyle markanın tanınmışlığını yitirdiğini iddia eden de olmalıdır.
Bir markayı tanınmış hale getirmek büyük emek ve çabanın ürünüdür. Bu bakımdan Yüksek Mahkemenin güncel içtihadı ile ortaya çıkan yeni tartışmanın tanınmış markalarımız için sağlanan korumaya zarar vermeyecek bir şekilde sonuçlanmasını umut ediyoruz.